物微志信|注册商标转让需要核实的9大方面

为核实注册商标的权利状况，确保要转让的注册商标没有权利瑕疵，受让后能正常使用。这也就需要对注册商标进行适当“尽职调查”。

从注册商标转让的角度，需要核实注册商标的以下方面：

01 注册商标的基本情况是否真实

这是最起码的，就像买卖一套房产要核实该房产是否真实存在、房东是否属实一样。

02 拟转让商标是否处于撤销申请、无效宣告等不稳定状态等

通过商标局网站查询，拟转让商标是否处于撤销申请、无效宣告等不稳定状态，如商标被撤销或无效宣告，则转让人将失去该商标专用权，《注册商标转让合同》的合同目的不能实现。在此情况下，受让人可以考虑取消交易或暂停交易，待不稳定状态消除之后再行签约。如果基于其商业目的考虑仍决定签署《注册商标转让合同》，则应考虑：

（1）约定转让人有义务维持商标稳定，并约定相关律师费用、代理费用由转让人承担。

（2）将不稳定状态的消除作为受让人支付转让费用的先决条件。

但一般来说，合同中会约定，如果商标最终仍被宣告无效或被撤销，转让人无需承担赔偿责任，只是受让人无需支付费用及解除合同。

（3）注意即使转让合同中约定受让人有权使用，受让人在商标不稳定期间使用拟转让商标也会存在风险。

03 注册商标是否被质押

如果商标已被质押，则需要质权人同意才能转让。《民法典》第444条规定，知识产权中的财产权（包括注册商标专用权）出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。

此时，处理措施包括：

（1）暂停转让，待出质人与质权人协商一致，或解除质押之后再转让。

（2）双方仍签订转让合同，同时将质权人的同意作为后续履行的先决条件。

（3）双方与质权人共同签订合同，就注册商标转让事宜及质权的处理问题达成一致解决方案。

04 拟转让商标注册是否满三年，在三年内是否实际使用

（1）若拟转让商标注册已满三年但是在连续三年内未使用，任何单位或个人均有权利向商标局申请撤销该注册商标，商标权的稳定性将存在较大的风险。

受让人可通过公开渠道查证拟转让商标在过去三年内是否曾用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，以确认拟转让商标在连续三年内曾实际使用。受让人也可以要求转让人提供相应证据。

（2）如仍不能确认转让人在过去连续三年中是否曾实际使用该商标，则在合同中应对商标被撤销的后果作出约定。

如约定此种情形下，受让人有权要求转让人退回全部或部分费用。

（3）如拟转让商标在申请核准期间将届满三年，且转让人未曾使用或不能确定是否使用，则受让人应在签约后尽快使用该商标。

05 分析商标是否有成为通用名称的可能性

根据《商标法》第49条第2款，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。因此，即使拟转让商标在签署《注册商标转让合同》时并未处于不稳定状态，但是如果该商标已成为通用名称，或存在成为通用名称的可能性，则在商标受让后存在较大的被撤销的可能性。在此情况下，如受让人仍需签署《注册商标转让合同》受让该注册商标，除了在受让商标后采取措施防止“商标通用名称化”，建议在合同中由转让人做出保证并对商标因成为通用名称而撤销后的处置方式和责任承担作出具体的约定。

06 核实拟转让商标外观与注册商标是否一致

在实践中， 存在擅自修改注册商标的情形，即商标注册人实际使用的商标与其注册商标不一致。首先，根据《商标法》第49条，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标的，由地方工商行政管理部门责令限期改正，期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。其次，如实际使用的商标与注册商标之间的差别导致显著性变化，则实际使用的商标将不受商标法的保护，除此之外，如与其他方的注册商标相同或近似，则有可能侵犯其他方的注册商标专用权，故如受让人拟使用的商标与转让人的注册商标具有显著性变化，其受让获得的是转让人注册商标的专用权，而其实际使用的商标并非注册商标，不享有专用权，既不能受到《商标法》等法律法规的保护，又存在侵犯其他人权利的可能性。因此，建议将受让人其拟使用的商标图文与合同（或附件）中拟转让商标的图文以及商标局网站上披露的转让人的商标图文进行对比，确认是否一致。

07 查询是否存在前一轮转让

通过商标局网站查询在本次商标转让之前，拟转让注册商标是否存在前一轮的商标转让。如拟转让商标是由转让人从其他方处受让获得的，则应核实前一轮转让是否已经完成，即是否已核准公告。如前一轮转让未核准公告，则对于本轮转让商标局将不予受理。

此时，商标专用权尚未转移至本轮的转让人，其并非商标注册人，如本轮的受让人基于其商业考虑仍需与本轮转让人签署《注册商标转让合同》，则应对拟转让商标在签署合同时正处于转让中的状态予以明示，将完成前一轮商标转让约定为转让人的义务，并将此作为受让人分期支付转让费用的时间节点之一。如前一轮转让被商标局不予核准，虽然本轮转让人并非商标注册人，但是其与受让人签署的《注册商标转让合同》在不违反法律、行政法规强制性规定的情况下依旧有效，转让人应向受让人承担违约责任。

需要特别注意的是，在前述情形下，本轮转让的受让人应谨慎考虑在签署《注册商标转让合同》后至商标专用权转让至己方名下期间，对于拟转让商标的使用问题。此时，商标注册人仍为上一轮转让的转让人，本轮受让人应仔细审阅本轮转让人在此期间内是否有权使用拟转让商标，是否有权转许可，并可考虑将本轮转让人与前一轮转让人之间签署的《注册商标转让合同》作为附件，并建议在本轮转让合同中由转让人保证，受让人使用拟转让商标不侵犯任何第三方的权利，如侵犯第三方权利而造成的全部损失，应由转让人独立承担，包括但不限于受让人为争议解决的律师费、差旅费等全部合理费用。稳妥起见，建议约定由转让人向受让人提交商标注册人授权转让人是用的《许可使用授权书》，并按照《注册商标转让合同》的约定，写明授权方式、期限和范围等要素。

08 确认合同签订日是否临近注册商标专用权期限

通过商标局网站查询拟转让商标的商标专用权期限是否临近合同签订日（距离商标专用期限届满1年以内），如临近合同签订日，则应对商标的续展义务做出明确约定，包括续展的时间、费用承担等，建议将此约定为转让人在就本次转让向商标局提交转让申请前需要履行的义务。

虽然在理论上注册商标可以通过连续续展从而获得“永久”保护，但是，注册商标每次续展的有效期为十年，商标注册人应于商标有效期满前12个月内申请续展注册，如在此法定期间内未予申请，还可以依法享有6个月的宽展期，故为保持商标专用权，商标注册人的续展时间不应晚于当次商标有效期届满后6个月。如未在规定时间内续展，则注册商标将被注销，且在注销后一年内，商标局将不会核准与该商标相同或者近似的商标注册申请，此时转让人和受让人均不能成为该商标的注册人。在商标转让过程，目前商标局对转让申请核准的周期未做具体规定，但一般而言，核准公告的时间一般约为提交转让申请后的6至12个月，故若商标专用权期限是否临近合同签订日，则有可能导致注册商标因未及时续展而注销，则应在商标转让合同中将续展约定为转让人的义务。

09 查询是否存在类似商标

《商标法》第42条第2款规定：转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

商标局核准转让申请时，如发现存在上述情况而未一并转让的，会通知限期改正，如不改正，会驳回转让申请。

对此风险，最好是通过事先查询转让人名下的所有商标发现上述情况，并一并纳入转让。如果转让人不同意，则退一步考虑在合同中约定出现“商标局根据《商标法》第42条第2款规定要求限期改正、一并转让”的情况时，转让人应无条件配合且不得另外要求费用。转让人是有可能接受该条款的，否则这种情况下转让将无法进行，也不得不解除合同、退还费用。